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2020年(nián)12月14日，國家知識産權局發布了知識産權行政執法指導案例“河北省邯鄲市知識産權局調解專利分案申請臨時保護糾紛案”（指導案例4号）。下面就該指導案例的(de)理(lǐ)解與适用進行說明。
一(yī)、推選經過和(hé)指導意義
2019年(nián)11月，國家知識産權局啓動知識産權行政執法指導案例的(de)推選工作，河北省知識産權局向國家知識産權局推薦該案例作為(wèi)參評指導案例。根據國家知識産權局《關于知識産權行政執法案例指導工作的(de)規定（試行）》，經審核遴選、專家評審、案例指導工作委員會審議，認為(wèi)該案例在認定分案申請的(de)臨時保護期限方面，具有指導意義，可(kě)作為(wèi)備選指導案例。2020年(nián)12月，經國家知識産權局局務會審議通過，該案例作為(wèi)第一(yī)批指導案例發布。
“臨時保護”是專利領域特有的(de)一(yī)種保護制度，是指申請人有權要求在發明專利申請公布至授權期間，實施該發明的(de)單位或個人支付适當費用。因此，對于申請人來說，除了在發明專利被授權後能夠受到專利權保護，其還享有在發明專利申請公開日至授權日期間受到臨時保護的(de)權利。但專利法及專利法實施細則對于臨時保護期的(de)規定相對較為(wèi)原則，對分案申請臨時保護期限起算點等情形并未作出具體規定。該指導案例基于相關法律法規的(de)立法精神，結合案件實際，對發明專利申請特别是分案申請的(de)臨時保護期起算日作出明确認定。其确立的(de)原則對于正确理(lǐ)解和(hé)适用專利法第十三條關于“臨時保護”的(de)規定具有指導意義，有利于保護專利權人的(de)合法權益，也有助于平衡權利人和(hé)社會公衆之間的(de)利益。
二、案件要點的(de)解讀與說明
該指導案例的(de)案件要點明确：“臨時保護期”為(wèi)發明專利的(de)公開日至授權日；其中對于分案申請的(de)公開日判斷，以其母案、分案申請中較早的(de)公開日為(wèi)準。該指導案例中母案申請公開日早于分案申請公開日，故以母案申請公開日為(wèi)分案申請臨時保護期的(de)起算點。
（一(yī)）關于“臨時保護期”的(de)法律規定
專利法及專利法實施細則對“臨時保護期”作了相應規定。專利法第十三條規定“發明專利申請公布後，申請人可(kě)以要求實施其發明的(de)單位或者個人支付适當的(de)費用。”專利法實施細則第八十五條第一(yī)款第（四）項進一(yī)步規定“管理(lǐ)專利工作的(de)部門應當事人請求，可(kě)以對在發明專利申請公布後專利權授予前使用發明而未支付适當費用的(de)糾紛進行調解。”專利法實施細則第八十五條第二款還專門規定“當事人請求管理(lǐ)專利工作的(de)部門調解上述糾紛的(de)，應當在專利權被授予之後提出。”
根據上述規定，“臨時保護期”從發明專利申請公布之日即公開日開始起算，并至該發明專利授權公告之日終止。一(yī)般而言，發明專利申請的(de)公開日是明确的(de)，即經初步審查合格後自(zì)申請日起滿十八個月公布，或者根據申請人的(de)請求提早公布。而當一(yī)件發明專利申請存在單一(yī)性缺陷時，申請人為(wèi)克服該缺陷可(kě)提出分案申請，或者在符合單一(yī)性的(de)情況下申請人亦可(kě)主動修改而提出分案申請。分案申請通常與作為(wèi)分案基礎的(de)母案申請存在不同的(de)公開日。在确定分案申請的(de)“臨時保護期”時，就需要明确是從分案申請的(de)公開日起算，還是應當從母案申請的(de)公開日起算。專利相關法律法規對此并沒有明确的(de)規定。
（二）對分案申請臨時保護期起算日的(de)認定及相關理(lǐ)由
對分案申請臨時保護期起算日的(de)認定是該指導案例的(de)核心問題。對于這一(yī)問題，有兩種不同的(de)觀點。第一(yī)種觀點認為(wèi)應當将分案申請的(de)公開日作為(wèi)起算日。主要理(lǐ)由是分案申請為(wèi)申請人單獨提出的(de)一(yī)類專利申請，其公布程序獨立于母案申請，并且分案申請的(de)公開日一(yī)般會晚于母案申請；如(rú)果将母案申請的(de)公開日作為(wèi)分案申請臨時保護期起算時間點，會不當地(dì)擴展分案申請的(de)臨時保護期，從而對社會公衆的(de)利益有所損害。另一(yī)種觀點則認為(wèi)應當以母案申請和(hé)分案申請中較早的(de)公開日作為(wèi)分案申請臨時保護期的(de)起算日。該指導案例采納了這一(yī)觀點。這主要是考慮到臨時保護是對申請人公開其發明的(de)一(yī)種權益保護，應着重考慮其發明內(nèi)容何時被公布。分案申請源于母案申請，根據專利法實施細則第四十三條的(de)規定，分案申請的(de)內(nèi)容不得超出母案申請記載的(de)範圍。由此可(kě)見分案申請的(de)發明內(nèi)容應該在母案申請中已有記載，因此應當以最先公開發明內(nèi)容的(de)日期作為(wèi)臨時保護期的(de)起算日。
不同于實用新型專利申請和(hé)外觀設計專利申請經初步審查合格即可(kě)被授予專利權，發明專利申請在初步審查合格後，還要經過公布和(hé)實質審查才有可(kě)能獲得授權。根據專利法第三十四條的(de)相關規定，發明專利申請經初步審查合格的(de)，需要由國家知識産權局自(zì)申請日起滿十八個月予以公布或應申請人的(de)要求提早公布；同時，按照專利法第三十五條的(de)規定，發明專利申請自(zì)申請日起三年(nián)內(nèi)，申請人可(kě)以随時請求國家知識産權局對其申請進行實質審查。這就是我國對于發明專利申請所實行的(de)“早期公開、延遲審查”制度。其目的(de)在于一(yī)方面使申請人有足夠的(de)時間考慮是否啓動對其提交的(de)發明專利申請的(de)實質審查，如(rú)果申請人在綜合考慮後撤回申請，在該申請尚未被公布的(de)情況下，申請人還可(kě)以通過商業秘密等途徑保護其技術內(nèi)容；另一(yī)方面也能使社會公衆盡早地(dì)了解發明內(nèi)容，不至于因審查的(de)延遲而阻礙技術信息的(de)傳播，同時也有利于公衆及時對發明是否符合授權條件提出意見。如(rú)果一(yī)件發明專利申請經實質審查未發現存在法定駁回情形，便可(kě)以被授予專利權。發明專利權自(zì)公告之日起生效，此時專利權人便可(kě)以根據專利法第十一(yī)條的(de)規定獲得實施其發明創造的(de)“獨占權”。但是在發明專利申請公布至授權公告期間，由于申請處于尚未授權的(de)狀态，因此申請人無法依據專利法第十一(yī)條的(de)規定獲得保護，無權要求他人停止實施發明或賠償損失，并且因申請文件的(de)公開使得公衆已經知悉其發明技術內(nèi)容，申請人也無法采用商業秘密等方式對其發明進行保護。如(rú)果在這段時間允許公衆随意實施申請人的(de)發明，而不為(wèi)申請人提供一(yī)種适當的(de)保護，有可(kě)能導緻發明專利申請人的(de)權益受到明顯損害，不利于“早期公開、延遲審查”制度的(de)實施，也不符合專利制度“公開換保護”的(de)宗旨。因此，專利法第十三條規定了對發明專利申請的(de)“臨時保護”，即發明專利申請公布後，申請人可(kě)以要求實施其發明的(de)單位或者個人支付适當的(de)費用。
基于以上分析可(kě)知，“臨時保護”是申請人在其發明專利申請公布後專利權授予前因第三人實施其公開的(de)發明所獲得的(de)一(yī)種救濟措施，因而在确定臨時保護的(de)時間起點時，應當以申請人最早将其希望獲得保護的(de)發明內(nèi)容向公衆公開的(de)日期為(wèi)準。當一(yī)件專利申請存在多項發明創造時，根據專利法第三十一(yī)條的(de)規定，申請人隻能在該申請中保留其中一(yī)項發明創造，但申請人可(kě)以根據專利法實施細則第四十二條的(de)規定對其他發明創造提出新的(de)專利申請，并保留原申請日。這一(yī)新的(de)專利申請即為(wèi)“分案申請”。分案申請請求保護的(de)發明創造內(nèi)容源自(zì)母案申請，并且在申請人向國家知識産權局提交母案申請時便表達了希望這些發明創造也能獲得保護的(de)意願。同時，根據專利法實施細則第四十三條第一(yī)款的(de)規定，分案申請的(de)內(nèi)容不得超出母案申請記載的(de)範圍，也就是分案申請不能新增發明創造的(de)內(nèi)容。由此可(kě)見，當母案申請向社會公衆公布時，實際上也已經對分案申請中所期望獲得保護的(de)發明創造內(nèi)容進行了披露。如(rú)果第三人通過母案申請的(de)公布提早獲知分案申請的(de)發明內(nèi)容并将其實施，此時也應就這一(yī)期間實施相關發明的(de)行為(wèi)向申請人支付适當的(de)費用。
分案申請可(kě)以在母案申請辦理(lǐ)授權登記手續屆滿日前或母案申請被駁回、撤回、視(shì)為(wèi)撤回前提出，而且當分案申請存在單一(yī)性缺陷時，申請人在該分案申請滿足相關期限要求的(de)條件下可(kě)以根據審查意見再次分案。因此，除了極特殊情況外，分案申請公開日晚于母案申請公開日，兩者可(kě)能會相差幾個月甚至幾年(nián)。如(rú)果不對申請人在該時期內(nèi)的(de)權利予以保護，造成“權利真空”，将會損害申請人的(de)合法權益，也會在一(yī)定程度上打擊申請人在提交發明專利申請時充分公開其發明內(nèi)容的(de)積極性。對于實施該發明的(de)單位或個人來說，雖然以母案申請和(hé)分案申請的(de)公開日中較早的(de)日期作為(wèi)“臨時保護期”的(de)起算日可(kě)能會導緻其需要支付更多費用，但是因提早獲知相關發明內(nèi)容而給予申請人合理(lǐ)補償本身就是其應當履行的(de)義務。
綜上可(kě)知，該指導案例對分案申請臨時保護期的(de)認定，既嚴格保護了權利人的(de)合法權益，又不會造成權利的(de)過度擴張，較好地(dì)平衡了權利人和(hé)社會公衆之間的(de)利益，符合“臨時保護”制度設立的(de)目的(de)和(hé)精神。
三、其他需要說明的(de)問題
涉及臨時保護的(de)專利糾紛案件與專利侵權糾紛案件性質不同，在臨時保護期內(nèi)實施相關發明的(de)行為(wèi)，并不屬于侵權行為(wèi)。對于這一(yī)期間內(nèi)實施其發明的(de)單位和(hé)個人，申請人享有要求給付合理(lǐ)使用費的(de)權利，但并不享有請求停止該實施行為(wèi)的(de)權利。管理(lǐ)專利工作的(de)部門對涉及臨時保護的(de)案件有着與專利侵權糾紛案件不同的(de)立案标準、辦案程序和(hé)執法權限。根據專利法實施細則第八十五條的(de)相關規定，管理(lǐ)專利工作的(de)部門對因臨時保護期費用支付問題所引起的(de)專利糾紛有調解的(de)權限。但隻有當涉案發明被授予專利權之後，當事人才能提出調解請求；對于授權之前所提出的(de)調解請求，應當不予立案。根據專利行政執法辦法第二十四條的(de)規定，申請人因發明專利臨時保護期費用糾紛請求管理(lǐ)專利工作的(de)部門調解的(de)，應在被請求人同意調解并提交意見陳述書後方可(kě)立案；被請求人逾期未提交意見陳述書或者明确表示不接受調解的(de)，管理(lǐ)專利工作的(de)部門應不予立案，并通知請求人。
